目次
はじめに
知的財産管理技能検定1級の特許分野では、日本の特許法だけでなく、外国の特許制度・実務についても理解しておく必要があります。
特に米国は、日本とは異なる特許実務が多く、
- 発明の単一性とRestriction Requirement（限定要求）
- Office Action
- Information Disclosure Statement（IDS）（情報開示陳述書）
- Patent Term Adjustment（PTA）（存続期間調整）
- Reissue（再発行）
- Ex parte Reexamination（査定系再審査）
- Post-Grant Review（PGR）（登録後レビュー）
- Inter Partes Review（IPR）（当事者系レビュー）
など、独特の制度が数多く存在します。
これらは単に制度名を暗記するだけでは、1級の問題に対応するのは難しい分野です。
そこで今回は、米国特許実務の重要ポイントを、日本の制度と比較しながら整理します。
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1．米国特許制度を理解するための前提
米国特許実務を学ぶ際には、まず日本との考え方の違いを意識することが重要です。
米国では、特許法だけでなく、連邦裁判所の判例が実務に大きな影響を与えます。
特に特許侵害訴訟や特許の有効性については、連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）や米国最高裁判所の判例が重要です。
そのため米国特許実務では、
「条文を読む」＋「判例を理解する」
という姿勢が重要になります。
ただし、「米国は判例法主義だから、特許法より判例が優先する」と単純に理解するのは適切ではありません。
米国にも連邦法としての特許法が存在し、その解釈・適用において裁判例が重要な役割を果たす、と理解するのがよいでしょう。
2．発明の単一性とRestriction Requirement
日本の場合
日本では、1つの特許出願について、原則として「一発明一出願」の考え方があります。
ただし、一定の関係を持つ複数の発明については、1つの願書で出願することが認められます。
これは日本の特許法上の発明の単一性の問題です。
米国ではどう考える？
米国では、複数の発明が1つの出願に含まれている場合、
Restriction Requirement（限定要求）
が問題になります。
米国の特徴は、
2以上の独立した別個の発明があるだけでは、必ずRestriction Requirementが出されるわけではない
ということです。
さらに、
審査官にserious burden（深刻な審査・検索負担）が生じるか
が重要になります。
つまり、
2以上の独立した別個の発明 ＋ 審査官に深刻な審査・検索負担
が重要なキーワードです。
PCTとの違い
ここは1級で非常に重要です。
PCTの発明の単一性では、
Special Technical Feature（特別な技術的特徴）
という考え方が登場します。
単一性がなければ、追加手数料支払の招請→国際調査という流れで、その後は各国の国内段階に移行した後各国の法に従って分割するという考え方です。
一方、米国のRestriction Practiceでは、
2以上の独立した別個の発明と審査官に深刻な審査・検索負担が重要です。
したがって、
「special technical featureがなければ米国でも限定要求を通知する」
という説明は適切ではありません。
3．Office Action
米国特許出願の審査過程では、USPTOからさまざまな通知が送られます。
その代表が、
Office Action（OA）
です。
Non-Final Office Action
最初の拒絶理由通知などでは、
Non-Final Office Action
が発行されることがあります。
出願人はこれに対して、
「意見書」「補正書」などによって応答します。
Final Office Action
Non-Final Office Actionへの応答後も、クレームが特許可能な状態にならない場合などには、
Final Office Action
が発行されることがあります。
日本の「拒絶理由通知」と完全に同じものではありませんが、学習上は、
米国ではFinalという重要な節目がある
と覚えておくとよいでしょう。
Advisory Action
注意したいのが、
Advisory Action
です。
これはFinal Office Actionの前に出るものではありません。
Final Office Action後の応答などに関連して発行される通知です。
したがって
Non-Final → Final → Advisory Action
という流れを基本イメージとして持っておきましょう。
Quayle Action（クエイル指令）
もう一つ特徴的なのが、
Ex parte Quayle Action（クエイル指令）
です。
これは、
実体的には特許許可できるが、形式的な問題などを解決する必要がある
という場合に出されるものです。
例えば、
- 誤記
- 形式的な不備
などが残っている場合です。
日本の実務感覚でいえば、
「発明の特許性そのものは問題ないが、まだ処理すべき形式的問題がある」
という場面をイメージすると理解しやすいでしょう。
4．Information Disclosure Statement（IDS）
米国特許実務を学ぶ上で非常に重要なのが、
Information Disclosure Statement（IDS）です。
日本語では、
情報開示陳述書
と呼ばれます。
IDSとは？
簡単に言えば、
特許性の判断に関係する情報をUSPTOに知らせるための手続
です。
例えば、
- 特許文献
- 非特許文献
- その他の先行技術
などを提出します。
日本との大きな違い
日本にも、審査に関連して先行技術文献を提示する実務はあります。
しかし、米国では、
Duty of Disclosure
という考え方が重要です。
つまり、一定の関係者には、特許性の判断に重要な情報をUSPTOに開示する義務が問題になります。
「先行技術調査義務」とは違う
ここは試験で非常に重要です。
米国のIDSについて、
「出願人は必ず新しい先行技術調査を行い、すべての文献を探して提出しなければならない。」
と理解してはいけません。
重要なのは、
知っている重要な情報を開示することです。
したがって、
IDSの制度がある
↓
必ず自分で先行技術調査をしなければならない
という単純な関係ではありません。
IDSを提出したら「自分の発明は特許性がない」と認めたことになる？
これも違います。
IDSで文献を提出したからといって、
「この文献によって自分のクレームは特許性がない」
と自白したことになるわけではありません。
あくまで、
「審査官にこの情報を考慮してもらう」
という趣旨です。
5．Patent Term Adjustment（PTA）
米国特許の存続期間を理解するうえで重要なのが、
Patent Term Adjustment（PTA）です。
日本語では、
特許期間調整
などと訳されます。
米国の特許期間は原則20年
米国でも、日本と同様に、
原則として出願日から20年
が基本です。
ただし、米国ではUSPTO側の審査遅延などによって、一定の場合に特許期間が調整されます。
それがPTAです。
代表的なPTA
① 14か月ルール
USPTOが一定の期間内に最初のOffice Actionなどを行わなかった場合、その遅延がPTAの対象になります。
基準として、
米国出願から14か月
があります。
② 3年ルール
さらに重要なのが、
3-Year Guaranteeです。
原則として、
米国出願から3年以内に特許が発行されなかった場合
一定の遅延期間がPTAの対象となります。
PTAとPTEを混同しない
ここは1級で頻出です。
PTA
Patent Term Adjustment
→ 主にUSPTO側の審査遅延
PTE
Patent Term Extension
→ 医薬品などについて、FDA等の規制承認に時間がかかった場合
つまり、
USPTOの遅延 → PTA
行政上の承認に要した期間 → PTE
と覚えると分かりやすいです。
なお、PTEを受けたからといってPTAが消滅するわけではありません。
日本との比較
日本にも、
特許権の存続期間の延長
があります。
審査遅延への保障があります（特許法67条2項の期間補償）
日本では、出願から5年を経過した日または審査請求から3年を経過した日のいずれか遅い日（基準日）以後に特許権が設定登録された場合、
一定の要件のもとで、その超過期間について延長登録を受けられます。
また、医薬品や農薬などについて、一定の処分を受けるために特許発明を実施できなかった期間について、特許権の存続期間を延長できる制度があります。
米国では、PTAとPTEという2つの制度を理解する
ことが重要です。
6．特許発行後の訂正
特許が発行された後でも、米国では一定の訂正手続を利用できます。
代表的なのが、
- Certificate of Correction（訂正証明書）
- Reissue（再発行）
- Ex parte Reexamination（査定系再審査）
です。
それぞれ目的が違います。
Certificate of Correction
これは、
軽微な誤記・誤植などを訂正するための制度
です。
例えば、
- タイプミス
- 軽微な記載ミス
などです。
日本でいう訂正とは性質が異なるので、
Certificate of Correction＝軽微な誤り
と覚えておくとよいでしょう。
Reissue
一方、
Reissue
は、より実質的な修正を行う制度です。
例えば、
- クレームの内容
- 明細書
- その他の特許内容
について、一定の条件のもとで訂正できます。
Broadening Reissue
さらに重要なのが、
クレームの範囲を広げるReissue
です。
米国では、一定の条件のもとで認められます。（日本にはクレームの拡張は認められません）
ただし、
原則として特許発行から2年以内
に請求する必要があります。
ここは日本との違いとして覚えておきたいポイントです。
7．Ex parte Reexamination
Ex parte Reexamination
は、査定系再審査です。
特許発行後に、特許性について再び審査してもらう制度です。
誰が請求できる？
ここがひっかけポイントです。
「Ex parteだから特許権者しか請求できない」
という意味ではありません。
第三者も請求できます。
また、特許権者自身も請求できます。
誰が審査する？
Ex parte Reexaminationは、
USPTOの審査官によって行われます。
後述のPGRやIPRのように、
PTABが審理する制度ではありません。
8．PGR（Post-Grant Review）
ここからは、第三者が特許の有効性を争う制度です。
PGRは、Post-Grant Reviewの略です。
日本語では、登録後レビューなどと呼ばれます。
PGRの特徴
PGRは、IPR（当事者系レビュー）よりも広い範囲の無効理由を扱うことができます。
例えば、記載要件（明細書に、その発明をきちんと説明していて、クレームの内容を支えるだけの記載があるか）なども対象となり得ます。
したがって、
PGR＝広い
と覚えると便利です。
PGRの請求期間
PGRは、
特許発行後9か月以内
が基本です。
ここは非常に重要です。
9．IPR（Inter Partes Review）
IPRは、Inter Partes Reviewの略です。
日本語では、当事者系レビュー
と呼ばれます。
IPRの対象
IPRでは、基本的に、
新規性（§102）
または
非自明性（§103）
が問題となります。
さらに、特許または刊行物に基づく先行技術であることが重要です。
したがって、
IPR＝102・103＋特許・刊行物
と覚えます。
PGRとIPRの比較
| 項目 | PGR | IPR |
|---|---|---|
| 正式名称 | Post-Grant Review | Inter Partes Review |
| 請求時期 | 原則、発行後9か月以内 | 原則、PGR期間終了後 |
| 対象となる無効理由 | 広い | 102・103中心 |
| §112 | 対象になり得る | 対象外 |
| 証拠 | 広い | 特許・刊行物 |
| 審理機関 | PTAB | PTAB |
10．PTABとは？
PGRやIPRで登場するのが、
Patent Trial and Appeal Board（PTAB）
です。
日本語では、特許審判部などと訳されます。
PTABは、
- IPR
- PGR
- その他の審判・レビュー
を扱います。
一方、
Ex parte Reexamination
はPTABではなく、基本的にUSPTOの審査官によって行われます。
11．日本と米国を比較して覚える
最後に、日本との違いをまとめます。
| テーマ | 日本 | 米国 |
|---|---|---|
| 発明の単一性 | 特許法37条等 | Restriction Practice |
| 複数発明 | 単一性の要件 | Independent/distinct＋serious burden |
| Office Action | 拒絶理由通知等 | Non-Final / Final OA |
| 情報開示 | 先行技術文献情報開示制度等 | IDS・Duty of Disclosure |
| 特許期間 | 原則出願から20年 | 原則出願から20年 |
| 審査遅延 | 一定の制度あり | PTA |
| 規制承認 | 存続期間延長制度 | PTE |
| 軽微な誤記 | 訂正審判等 | Certificate of Correction |
| 発行後の実質的訂正 | 訂正審判等 | Reissue |
| 再審査 | 特許法上の再審査制度 | Ex parte Reexamination |
| 特許の有効性を争う手続 | 無効審判等 | IPR / PGR |
| 審理機関 | 特許庁審判部 | PTAB |
まとめ
米国特許実務は、日本の特許制度と似ている部分もありますが、独自の制度が多く存在します。
特に知的財産管理技能検定1級では、
「米国に独特の制度を知っているか」
だけではなく、
「日本やPCTと何が違うのか」
を理解していることが重要です。
まずは以下をセットで覚えましょう。
米国Restriction
Independent and distinct ＋ serious burden
IDS
知っている重要情報を開示
PTA
USPTOの審査遅延
PTE
規制承認に伴う期間延長
Certificate of Correction
軽微な誤記
Reissue
実質的な訂正・Broadeningも一定条件で可能
Ex parte Reexamination
第三者も請求可能
PGR
広い無効理由・9か月以内
IPR
102・103＋特許・刊行物
この9つを押さえるだけでも、米国特許実務に関する1級問題の多くが整理しやすくなります。
さらに実務では、USPTOの最新ルールやMPEP、判例によって細部が変わるため、実際の出願・権利化・訴訟対応では最新情報の確認が必要です。
他にもこちらに知的財産の記事をまとめていますので、良かったらどうぞ。
